3.創造性的審查原則和基準
壹件發明專利申請是否具備創造性,只有在該發明具備新穎性的條件下才予以考慮。
3.1 審查原則
法22.3 根據專利法第二十二條第三款規定,審查發明是否具備創造性時,應當審查發明是否具有突出的實質性特點,同時還應當審查發明是否具有顯著的進步。
如果壹項獨立權利要求具備創造性,該獨立權利要求的從屬權利要求也具備創造性。
在評價發明是否具有創造性時,審查員不僅要考慮發明技術解決方案本身,而且還要考慮發明要解決的技術問題和所產生的技術效果,將其作為壹個整體來看待。與新穎性“單獨對比”的審查原則(參見本部分第三章第3.1節)不同,審查創造性時,審查員可以將壹份或者多份對比文件中的不同的技術方案組合在壹起進行評判。
3.2 審查基準
評定發明有無創造性,應當以專利法第二十二條第三款為基準。為有助於正確掌握該基準,下面分別給出突出的實質性特點和顯著的進步的審查基準。
3.2.1 突出的實質性特點的判斷
突出的實質性特點的判斷,是指將要求保護的發明與現有技術對比,並確定其技術方案是否是非顯而易見的過程。壹般可分為以下三個步驟:
(1) 找出最接近的現有技術
最接近的現有技術,是指現有技術中與要求保護的發明最密切相關的壹個技術方案,它是判斷發明是否具有突出的實質性特點的基礎。最接近的現有技術,通常與要求保護的發明技術領域相同,並且所要解決的技術問題、技術效果或者用途最接近和/或公開了發明的技術特征最多,或者雖然與要求保護的發明技術領域不同,但能夠實現發明的功能,並且公開發明的技術特征最多。應當註意的是,在確定最接近的現有技術時,應首先考慮技術領域相同或相近的現有技術。
(2) 確定發明所解決的技術問題
審查中,審查員應當客觀分析確定發明所解決的技術問題,為此,首先應當分析要求保護的發明與最接近的現有技術有哪些區別特征,然後根據該區別特征所能達到的技術效果確定發明所解決的技術問題。從這個意義上說,發明所解決的技術問題,是指對最接近的現有技術改進、以獲得由發明產生的優於該最接近現有技術的效果的技術任務。
審查過程中,由於審查員所認定的最接近的現有技術可能不同於申請人在說明書中所描述的現有技術,因此,基於最接近的現有技術確定的技術問題,可能不同於說明書中所描述的“技術問題”。這種情況下,應當根據審查員所認定的最接近的現有技術重新確定“技術問題”。
重新確定的“技術問題”的範圍可能要依據每個具體申請的情況而定。作為壹個原則,發明的任何技術效果都可以作為重新確定技術問題的基礎,只要所述的技術效果是本領域的技術人員從申請中可以得到的。
(3) 判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見
在該步驟中,要從最接近的現有技術和發明所解決的技術問題出發,判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是不是顯而易見的。判斷過程中,要確定的是現有技術整體上是否有某種技術啟示,即現有技術中是否給出將上述區別特征用來解決所述技術問題的啟示,這種啟示會使本領域的技術人員在面對所述技術問題時,改進該現有技術並獲得要求保護的發明。
下述情況,通常可以認為現有技術中存在上述“技術啟示”:
所述區別特征為公知常識,例如,公知的教科書或者工具書披露的技術手段、或者本領域中的慣用手段;
所述區別特征為與最接近的現有技術相關的技術手段,例如,同壹份對比文件其他部分披露的技術手段,該技術手段解決的問題與根據最接近的對比文件確定的技術問題相同;
所述區別特征為另壹篇對比文件中披露的相關技術手段,在該對比文件中,該技術手段解決的問題與根據最接近的對比文件確定的技術問題相同。
3.2.2 顯著進步的判斷
在評價發明是否具有顯著進步時,主要應當考慮發明是否具有有益的技術效果。以下情況,通常應當認為發明具有有益的技術效果,具有顯著的進步:
(1) 發明與最接近的現有技術相比具有更好的技術效果,例如,質量改善、產量提高、節約能源、防治環境汙染等;
(2) 發明提供了壹種技術構思不同的技術方案,其技術效果能夠基本上達到現有技術的水平。
(3) 發明代表某種新技術發展趨勢。
(4) 發明在某些方面有負面效果,但在其他方面具有明顯積極的技術效果。
來源:專利審查指南 ,專利法。